涉外定牌加工商标侵权问题研究——以最高法院系列再审裁判为对象（上）

文/ 夏朝羡  华东政法大学

摘 要

涉外定牌加工商标侵权纠纷争议由来已久，各地法院裁判路径不一，尤其是最高法法院相继在“PRETUL”案、“东风”案、“HONDA”案三起案件中先后不同的态度，进一步引发理论和实务界的讨论。探究裁判不一背后的症结，主要是商标法体系内要素互涉、文义解释的有限性、视角选择待明确等。为纾解这种僵局，可以考虑层次化递进式研判、要素区分化认定、综合衡量社会效果方面提供一定的解决方案。

关键词：定牌加工  商标侵权  文义解释  过错责任

随着品牌意识崛起和知识产权保护力度加大，商标侵权纠纷频发。2019年，全国地方各级人民法院共新收知识产权民事一审案件399031件，审结394521件。其中，新收商标案件65209件，同比上升25.41%[1]。作为制造业大国，关于涉外定牌加工[①]商标侵权纠纷争议由来已久，国内商标权人通常以国内加工方在相同或类似的商品上使用与商标权人相同或类似的商标为由诉至法院，而各地法院作出一、二审判决，有的裁判思路相近，但判决结果完全不同；有的裁判思路的方向就不同，但判决结果却有相似之处。凡此种种，至今无定论，给当事人和社会公众带来诸多不解，特别是最高法院在涉外定牌加工系列再审案件中先后不同的态度，进一步引发理论与实务界的关注和探讨。透视目前司法应对中的分裂，背后的症结是商标法解释与适用不一。

一、由案件引发的思考

（一）案情的基本介绍

[案例1] “PRETUL”案：莱斯公司是PRETUL及椭圆图形商标权人。亚环公司受墨西哥储伯公司委托，为其定牌加工挂锁产品（锁体、钥匙及所附的产品说明书上标有PRETUL商标，挂锁包装盒上标有PRETUL及椭圆图形商标），并全部返销回墨西哥。莱斯公司以亚环公司未经许可擅自生产、销售带有PRETUL商标挂锁的行为侵害其注册商标专用权为由，诉至法院[②]。案件经一审、二审，当事人不服，提出再审，由最高法院受理。

[案例2] “东风”案：上柴公司系我国注册商标“东风”文字和图形组合商标的商标权人。常佳公司受印度尼西亚企业委托贴牌印尼商标“DONGFENG（东风）”生产柴油机及柴油机组件用于出口。上柴公司以未经许可在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标侵犯商标权为由诉至法院[③]。案件经一审、二审，当事人不服，提出再审，由最高法院受理。

[案例3] “HONDA”案：本田株式会社是涉案三商标（“HONDA”、“H及图”等）的权利人。美华公司委托恒胜集团公司加工生产涉案的摩托车散件,并贴附“HONDAKIT”缅甸注册商标。本田株式会社认为恒胜集团公司、恒胜鑫泰公司未经许可，在相同商品上使用与其注册商标相近似的商标标识，导致混淆，侵犯了其注册商标专用权，故诉至法院[④]。案件经一审、二审，当事人不服，提出再审，由最高法院受理。

（二）引发的思考

2015年-2019年，最高法院相继在“PRETUL”案、 “东风”案和“HONDA”案三起再审案件中作出裁决，分别认定系争的涉外定牌加工不侵权、不侵权、侵权。从裁判思路来看，2015年，最高法院在“PRETUL”案中限缩解释商标的使用：商标的使用限于识别商品来源（国内识别），并以涉外定牌加工中的商标使用不构成商标法意义上的使用为由，撤销一、二审判决，驳回国内商标权人的诉讼请求，认定不侵权。2017年，在“东风”案中则进一步明确构成商标侵权的要件：①未尽合理注意义务；②实质性损害商标权。同时，认为除非有相反证据显示接受委托未尽合理注意义务，对国内商标权造成了实质性的损害，一般情况下不应认定其侵害了上柴公司的商标权。最终撤销二审判决，维持一审判决，认定不侵权。然而，2019年，在“HONDA”案中，最高法院并没有限缩解释商标的使用：只要具备区别商品来源的可能性；而且未限缩解释混淆可能性：相关公众不一定要实际接触到被诉侵权商品，不要求混淆事实发生。最终撤销二审判决，维持一审判决，认定侵权。

纵观三起案件，最高法院在“东风”案中明确商标侵权需要存在侵权人未尽合理注意义务。然而，在“PRETUL”案和“HONDA”案中，最高法院却没有提及注意义务，特别是“HONDA”案中，一改在“PRETUL”案中的限缩解释风格，对商标使用、混淆可能性采用宽泛解释，认定存在商标侵权。当法律对行为人提出了一定的注意义务，结果行为人并没有达到该注意义务标准，就可能存在过错（究竟是故意还是过失在所不论）。

那么，三起再审裁判带来的疑惑有：

（1）侵权构成要件方面：

①商标侵权判定是否需要考虑过错？

②商标使用、混淆可能性在商标侵权判定中的作用？

（2）商标法的理解与适用：

①文义解释不足以解决法律适用问题时如何处理？

②商标权的地域性限制目的与出发点为何？

③涉外定牌加工商标侵权纠纷与一般商标侵权有何不同？

这一系列问题和迷团亟需进一步抽丝剥茧、厘清真相。

二、透视涉外定牌加工商标侵权的司法应对：

裁判路径的分裂

研究涉外定牌加工商标侵权的裁判思路，不仅仅要看再审情况，更有必要结合案件一、二审审理过程及判决要点进行全面剖析与解构。

（一）历次审理概要：文义解释的运用

“PRETUL”案中，一审法院对商标法中商标侵权采用严格的文义解释[⑤]：①商标的使用（依据《商标法实施条例》[⑥]）；②区分两种行为（依据2001年《商标法》及司法政策[⑦]）：一种是使用相似商标，产生混淆可能性（法院将这种混淆限定为国内混淆），才构成侵权；另一种是使用相同商标，构成侵权不必考虑混淆可能性。故对系争定牌加工中的两种行为（使用“PRETUL”与使用“PRETUL及椭圆图形”）分别认定不侵权和侵权。而二审法院进一步对商标法进行文义解释：相关公众无地域限制，即包括国内、国外混淆[⑧] 。故认定涉案定牌加工侵权。

在“东风”案中，一审法院限缩解释商标的使用：境内具有识别商品来源的功能，并认定不侵权[⑨]。而二审法院认为注意义务的违反是构成商标侵权要件，并以此认定国内加工方未尽合理注意及避让义务，构成商标侵权[⑩]。

在“HONDA”案中，一审法院认为涉案生产、销售行为适用商标法（2013年）第57条（2）（3）项：未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；销售侵犯注册商标专用权的商品的。但判决中并未讨论混淆可能性，同时认为涉案定牌加工系销售行为，并据此认定商标侵权[⑪]。二审法院限缩解释商标的使用：国内识别商品来源，认定不侵权[⑫]。

（二）对比整理：同案不同判

“PRETUL”案、“东风”案和“HONDA”案的一、二、再审审理中的争议焦点、裁判要旨、法律依据、判决结果、核心观点等相关信息详见下图。实际上，以下梳理出来的要点正是近年来涉外定牌加工商标侵权司法实践中的主要难点，三起案件的先后数次审理情况也反映了目前司法应对的真实情况。即，某种程度上可以说确实是同案不同判或至少是类案不同判。

图1：“PRETUL”案、“东风”案和“HONDA”案的一、二、再审梳理

* 在随后推送的中、下两篇中，作者将就裁判各异背后的症结：法律解释与适用不一及当下司法僵局之纾解：阶层化具体分析展开具体分析，敬请期待。

注释及参考文献

*作者简介：夏朝羡，华东政法大学博士研究生，从事知识产权法研究。

[1]最高法院:中国法院知识产权司法保护状况（2019[EB/OL].https://www.chinacourt.org/article/detail/2020/04/id/5049570.shtml.

[①] 定牌加工，又称贴牌加工，即Original Equipment Manufacturer（简称OEM），指加工方（承揽方）与定作方签订合同，由加工方根据定作方的要求为定作方加工商品并使用特定商标，而后将商品交付给定作人，定作方依约支付费用的贸易方式。定牌加工以是否为出口贸易分为涉外定牌加工和国内定牌加工。本文讨论的是涉外定牌加工，也就是实践中争议最大的一类商标侵权纠纷之一。

[②]参见最高人民法院（2014）民提字第38号民事判决书。

[③]参见最高人民法院（2016）最高法民再339号民事判决书。

[④]参见最高人民法院（2018）最高法民再138号民事判决书。

[⑤]参见浙江省宁波市中级人民法院（2011）浙甬知初字第56号民事判决书。

[⑥]该案中系争涉外定牌加工纠纷肇始于2011年，当时适用的2001年《商标法》中并未对商标使用进行相应规定。而2002年《商标法实施条例》第3条对商标的使用的规定并没有识别商标来源的要求。因商标法在2001年、2013年、2019年进行三次修改，以下论证思路同理，都涉及当时的商标法版本适用。

[⑦]《商标法》（2001年）第52条第（1）项；《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（2009年4月）第6条。

[⑧]参见浙江省高级人民法院（2012）浙知终字第285号民事判决书。

[⑨]参见江苏省常州市中级人民法院 (2014)常知民初字第1号民事判决书。

[⑩]参见江苏省高级人民法院(2015)苏知民终字第00036号民事判决书。

[⑪]参见云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院（2016）云31民初52号民事判决书。

[⑫]参见云南省高级人民法院（2017）云民终800号民事判决书。

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